イクメンへの道 by 弁理士GolferPA

[特許法・実用新案法] カテゴリの記事

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• 平成21年度弁理士試験に係る委員等

  特許庁のHPにて、平成21年度弁理士試験に係る委員等が公表されました。昨年度の口述試験委員については、oTToさんのブログで紹介されています。顔写真がわかるリンク情報がついてるものもありますので参考にしてみてはいかがでしょうか。熊谷健一先生は今年も意匠を担当されるようですね。意匠法のカテゴリ内で、実質、特許法の問題が出題される可能性がありそうです。※もう一つのブログ　　GolferPAの弁理士試験合格応援ブログ　　についてもどうぞよろしくお願いいたします。

  2009.03.10

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• 米国特許法改正に新たな動き

  先発明主義から先願主義への移行などが盛り込まれた米国特許法の改正の議論に大きな動きがありました。「米超党派議員ら、特許法改正案を議会に提出」発表資料「U.S. SENATOR PATRICK LEAHY」ここ数年ずっと議論がなされていますが、なかなか次のステップまで進めていません。しかし、今回は一歩先に進む可能性があるようです。今後の動向を注目する必要があります。※もう一つのブログ　　GolferPAの弁理士試験合格応援ブログ　　についてもどうぞよろしくお願いいたします。

  2009.03.05

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• プログラムの特許性（欧州）

  欧州特許庁がプログラムの特許可能性について、意見募集を始めたとのこと。Your say on the patentability of computer programsコンピュータプログラムの特許可能性、欧州特許庁が意見募集そういえば先日の弁理士実務修習の電気の講義においても、プログラムの特許性についての説明が行われていました。その中では、現状、日米欧でその取扱いが異なるとのこと。欧州で統一化された後、日米とも協議をして、少なくとも日米欧で統一してほしいと願います。※もう一つのブログ　　GolferPAの弁理士試験合格応援ブログ　　についてもどうぞよろしくお願いいたします。

  2009.02.24

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• 特許オープン化すれば特許料半額！

  「特許料、第三者開放なら半減　法改正を政府検討」というニュースが出ていました。すなわち、特許をオープン化すれば特許料が半額となるとのこと。特許活用施策の一つで、国会などをうまく通過すれば、早ければ2010年か2011年には施行される模様。効果があるのか否かはよく検討する必要がありますね。※もう一つのブログ　　GolferPAの弁理士試験合格応援ブログ　　についてもどうぞよろしくお願いいたします。

  2009.02.23

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• 世界特許？

  「世界特許」へ前進＝審査で国際協力網－日米英韓など10カ国が検討という記事が出ていました。「日米英韓など10カ国の特許行政当局」が、「特許審査を実質分担する国際協力体制の導入を検討していくことで基本合意」ということで、「特許権の付与は各国が独自に判断するが、どの国に出願しても質の高い審査が行われ、同じ結果が出るようになれば、参加国共通の特許権が事実上成立する。」とのこと。この「世界特許」ということばは誤解を招きそうですね。また、各国の審査レベルの統一化、公平性の担保等、解決すべき課題は沢山ありそうです。※もう一つのブログ　　GolferPAの弁理士試験合格応援ブログ　　についてもどうぞよろしくお願いいたします。

  2009.02.18

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• 国際特許出願、Huaweiがトップ

  WIPOの2008年のPCT出願数の発表によると、企業別では、中国の華為技術（Huawei）がトップをとったとのこと。Global Economic Slowdown Impacts2008 International Patent Filings2007年首位だったパナソニックは2位に転落したとのこと。私が出張して参加している国際会合でも、Huaweiの勢力は拡大していて、今回の結果は十分頷けます。出願数がすべてではないものの、やはり、中国の勢いを感じますね。

  2009.01.28

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• 改正特許法が衆議院議員本会議で成立

  ついに「仮専用実施権」「仮通常実施権」が登場することになります。提出時法律案以下、「仮専用実施権」「仮通常実施権」あたりの抜粋です。　　（仮専用実施権）　第三十四条の二　特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、仮専用実施権を設定することができる。　２　仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、専用実施権が設定されたものとみなす。　３　仮専用実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。　４　仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。　５　仮専用実施権に係る特許出願について、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮専用実施権が設定されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。　６　仮専用実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。　７　仮専用実施権者は、第四項又は次条第六項本文の規定による仮通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権を放棄することができる。　８　第三十三条第二項から第四項までの規定は、仮専用実施権に準用する。　　（仮通常実施権）　第三十四条の三　特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。　２　前項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者（当該仮通常実施権を許諾した者と当該特許権者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。）に対し、その特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。　３　前条第二項の規定により、同条第四項の規定による仮通常実施権に係る仮専用実施権について専用実施権が設定されたものとみなされたときは、当該仮通常実施権を有する者（当該仮通常実施権を許諾した者と当該専用実施権者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。）に対し、その専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。　４　仮通常実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者（仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあつては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者）の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。　５　仮通常実施権に係る特許出願について、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該仮通常実施権を有する者（当該仮通常実施権を許諾した者と当該特許出願に係る特許を受ける権利を有する者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。）に対し、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。　６　前条第五項本文の規定により、同項に規定する新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権（以下この項において「新たな特許出願に係る仮専用実施権」という。）が設定されたものとみなされたときは、当該新たな特許出願に係るもとの特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権（以下この項において「もとの特許出願に係る仮専用実施権」という。）に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者（当該仮通常実施権を許諾した者と当該もとの特許出願に係る仮専用実施権を有する者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。）に対し、当該新たな特許出願に係る仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。　７　仮通常実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。　８　前項に定める場合のほか、前条第四項の規定又は第六項本文の規定による仮通常実施権は、その仮専用実施権が消滅したときは、消滅する。　９　第三十三条第二項及び第三項の規定は、仮通常実施権に準用する。

  2008.04.14

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• 近々の特許法の改正

  産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会通常実施権等登録制度ワーキンググループにおいて特許法改正案を次期通常国会に提出し、早ければ2008年度中の施行を目指すことを決定したようです。

  2007.12.13

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• キャノンインクカートリッジ事件

  キャノンインクカートリッジ事件の最高裁判決が出ましたね。（最高裁H19.11.8（H18（受）826号））原審は、知財高裁大合議H18.1.31（H17（ネ）10021号）です。原審では、  （１）当該特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用した場合（第1類型）、又は、（２）当該特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部分の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合（第2類型）には、特許権は、消尽せず、特許権者は、当該特許製品について特許権に基づく権利行使をすることが許される。とされましたが、最高裁では、特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者（以下、両者を併せて「特許権者等」という。）が我が国において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品の使用、譲渡等（2条3項1号にいう使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をいう。以下同じ。）には及ばず、特許権者は、当該特許製品について特許権を行使することは許されないものと解するのが相当である。・・・しかしながら、特許権の消尽により特許権の行使が制限される対象となるのは、飽くまで特許権者等が我が国において譲渡した特許製品そのものに限られるものであるから、特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、特許権を行使することが許されるというべきである。そして、上記にいう特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、当該特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して判断するのが相当であり、当該特許製品の属性としては、製品の機能、構造及び材質、用途、耐用期間、使用態様が、加工及び部材の交換の態様としては、加工等がされた際の当該特許製品の状態、加工の内容及び程度、交換された部材の耐用期間、当該部材の特許製品中における技術的機能及び経済的価値が考慮の対象となるというべきである。・・・我が国の特許権者又はこれと同視し得る者（以下，両者を併せて「我が国の特許権者等」という。）が国外において特許製品を譲渡した場合においては、特許権者は、譲受人に対しては、譲受人との間で当該特許製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨の合意をした場合を除き、譲受人から当該特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては、譲受人との間で上記の合意をした上当該特許製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該特許製品について我が国において特許権を行使することは許されないものと解されるところ（最高裁平成9年7月1日）、これにより特許権の行使が制限される対象となるのは、飽くまで我が国の特許権者等が国外において譲渡した特許製品そのものに限られるものであることは、特許権者等が我が国において特許製品を譲渡した場合と異ならない。そうすると、我が国の特許権者等が国外において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、我が国において特許権を行使することが許されるというべきである。そして、上記にいう特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされた場合と同一の基準に従って判断するのが相当である。とされました。（判決文より一部改変引用）知財高裁のフレーズ・キーワードは既に覚えているのですが、今回の最高裁の上記の中から重要部分をしぼりこみ、新たに覚えていく必要がありそうです。

  2007.11.09

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• 医療方法特許

  日経BP知財Awarenessに以下の記事が出ていました。『欧州承認で岐路に立たされた日本の「医療方法特許」』武田薬品の方は、主として、　　「医療分野における日本の国際競争力低下」の観点から日本における医療方法特許の必要性を述べられていますが、その最後に少しだけ触れられている　　「訴訟が増加することによって医療行為全体の実施の制約とならないか」もかなり重要な課題だと感じられます。特に、我々弁理士受験生は、日本の特許庁の医療方法特許に関する審査方針に関して、この最後の課題に関連した考えを記憶していますしね。いずれにしても、欧米の動向からすると、日本も変更しなければいけない日が早晩やってくるでしょうね。

  2007.10.17

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  国内優先権制度の活用ガイド

  １２３さんから紹介がありました本です。なかなかよさそうですね。　★国内優先権制度の活用ガイド（経済産業調査会）　　　創英知的財産研究所　　　国内優先権及び明細書記載要件において参考となる判決が紹介されています。　　　実務よりではありますが、弁理士試験に使える内容も含まれています。

  2007.08.23

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  役に立った本（特実）

  ソウルも暑いですが、少なくとも先週の東京よりは過ごしやすいです。さて、今日からしばらく、役に立った本を紹介しようと思います。メジャーどころは皆さん、知っていると思うので、準メジャーや、マイナー系を中心に紹介したいと思います。（メジャーだと感じられるものも含まれるとは思いますが。）まずは、特実から。　★特許法・弁理士試験代々木塾式スタンダード（弘文堂）　　　堤卓　　　本書も江口先生のものと同様、基本レジメの内容をまとめた感じ。　　　江口先生のものより、弁理士試験上余分な部分を削って、凝縮させた感じなので、　　　短時間で全体をさらっと掴みたい、という要望には応えるだろう。※Yのサブノートを文章にまとめ、判例情報を加えたような形なので、　　Lのアドヴァンスでは多すぎ、Yのサブノートでは論文が書けない、　　という人には向いているかもしれないですね。　★特許の知識（ダイヤモンド社）　　　竹田和彦　　　実務・国際関連事項がふんだんに盛り込まれ、　　　具体例が多く、非常に理解しやすいものとなっている。　　　その分、分量が多いのが少し難点かもしれない。※分量は確かに多いのですが、具体例があってわかりやすいです。　　時間があるときの読み物としても、また、辞書的にも使ってもよいかと思います。

  2007.08.20

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• 短答本試～論文本試（約6週間）取り組み事項　修正版

  短答本試～論文本試（約6週間）取り組み事項は以下にしようと思います。（既に取り組んだものも含めて）---------★問題練習：　答案構成のみ            220問　全文書き（模試含む）     42問　　計                           262問　（使用材料）　H17　各社の論文答練・直前書込　H18　各社の論文答練・直前書込・直前講座　その他★論点・基本的事項確認：　基本的事項（定義、趣旨、要件・効果等）の確認、　論点・キーワード、キーセンテンスの確認、　その他穴つぶし等　（使用材料）　オリジナル論点集　Y論文サブノート　マイノート（青本、基本書等のオリジナルエッセンス集）　審査基準、審判便覧等特許庁資料　各種判例本　各種要点整理講座資料---------これを踏まえ、ラスト3週間の取り組み事項は以下にします。　次週1週間出張であることもあり、　短答後続けてきた「全文書き」は今週末で一旦中止し、　本試2週間前から再開する（原則1問/日）。　「答案構成」は、自宅、通勤時（頭の中で）にて、　本試まで継続する（数問/日）。　穴なくしのため、　基本的事項（定義、趣旨、要件・効果等）の確認のため、　ラスト2週間で、「論点・基本的事項確認」を行う。　（自宅、会社の昼休み時）　次週の出張時（1週間）は、前記「答案構成」以外に、　要点整理講座資料の読込み作業を行う。　これも穴なくしのため。なお、短答後、これまでに取り組んだ問題数は以下です。　答案構成のみ　　　　　　  66問/220問　完了　全文書き（模試含む）      25問/  42問　完了　　計　　　　　　　　　　       91問/262問　完了

  2006.06.08

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• 29条の2、39条における「実質同一」

  Ｗの本年の後期論文答練問題（第2回特実（２））の講評を見て、疑問があります。29条の2、39条各々における「同一」は判断基準が異なる、とのことなのですが、そもそも、どういう理由で異なっているのでしょうか。確かに、下記のように、審査基準には、異なる記述がされています。しかし、下記の意味的にはさほど差異がみられず、また、両規定とも基本的には後願排除を目的としているものであるので、これらは同じ概念で捉えてもいいような気がするのですが・・・。ご存知の方、ご教授いただければと願います。※以下、審査基準より抜粋：■29条の2：3.4 請求項に係る発明が引用発明と同一か否かの判断(1) 対比した結果、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項とに相違点がない場合は、請求項に係る発明と引用発明とは同一である。請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項とに相違がある場合であっても、それが課題解決のための具体化手段における微差（周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの）である場合（実質同一）は同一とする。■39条：2.3 出願日が異なる場合における請求項に係る発明どうしが同一か否かの判断手法(1) 後願の請求項に係る発明（以下「後願発明」という。）の発明特定事項と先願の請求項に係る発明（以下「先願発明」という。）の発明特定事項に相違点がない場合は、両者は同一である。(2) 両者の発明特定事項に相違点がある場合であっても、以下の１．～３．に該当する場合（実質同一）は同一とする。１．後願発明の発明特定事項が、先願発明の発明特定事項に対して周知技術、慣用技術（注1）の付加、削除、転換等を施したものに相当し、かつ、新たな効果を奏するものではない場合２．後願発明において下位概念である先願発明の発明特定事項を上位概念（注2）として表現したことによる差異である場合３．後願発明と先願発明とが単なるカテゴリー表現上の差異である場合（注1）「周知技術」とは、その技術分野において一般的に知られている技術であって、例えば、これに関し相当多数の公知文献が存在し、又は業界に知れわたり、あるいは例示する必要がない程よく知られている技術をいい、また、「慣用技術」とは、周知技術であって、かつ、よく用いられている技術をいう。（注2）「上位概念」とは、同族的若しくは同類的事項を集めて総括した概念、又は、ある共通する性質に基づいて複数の事項を総括した概念をいう。

  2006.05.26

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• 特184条の6

  またまた、MANAMOさんの日記からのトラックバックです。「いやよの六」における要約についてです。以下から考えると、国内手続につなげられた国際出願の要約は、「国際出願日の要約」（つまり、出願人が作成したもの）の場合もあれば、「特許庁長官が作成した要約書（準特64条3項）」の場合もあるため、要約だけ「“国際出願日における”要約の翻訳文」とはなっていないことになるのだと思います。第百八十四条の九　３　第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約の翻訳文に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。第六十四条　３　特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第三十六条第七項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。「提出された要約書に記載した事項を技術情報として有効に機能させるためには、短い期間内に速やかにその質を一定水準以上にする必要があるため、要約書に記載した事項に不備がある場合には、当該事項に代えて、特許庁長官は、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。」（青本）

  2006.02.21

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• 訂正と独立特許要件（一部修正）

  法17条の2第4項各号の説明部分に不十分な箇所がありましたので、追記修正しましたので、あらためてご覧いただければと願います。以下は修正箇所抜粋（昨日の記載部分にも直接追記修正してありますので、そちらもご覧ください）：　・1号：請求項の削除なので、活用範囲内のため、制限必要なし。また、特許要件を判断する必要もなし。　・2号：発明特定事項の直列的付加等の補正がなされると、新たな公知文献等の調査・比較が必要になることとなり、審査をあらためてやり直す必要が出てしまうことから、審査促進のためには補正制限しておく必要がある。限定的減縮であれば、これまでの審査結果を活用可能。ただし、限定減縮した場合、特許として成り立たなくなる可能性があり、そのような補正は認める必要はなく、また、審査促進の見地から、本号については独立特許要件（同条5項）を課しておくことで、出願人のそのような補正手続請求の件数を抑える（牽制する）ことが可能となる。　・3号：「記載不備についての軽微な補正は、これを認めても審査・審理の対象を変更するものではなく」（審査基準）、したがって、これまでの審査結果を活用可能なため、制限する必要なし。また、審査・審理対象に変更はない、と認識していることから、この段階であらためて独立特許要件を課しておく必要はない。　・4号：「釈明」であって、特許請求の範囲（審査対象）を直接的に補正するものではないので、ここで、独立特許要件を判断する必要なし。

  2006.02.21

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• 訂正と独立特許要件

  MANAMOさんのブログ「DEAR MANAMO:弁理士とアクアリストへの道」をお気に入りに追加しました。そのMANAMOさんのブログからのトラックバックです。MANAMOさんが以下の案件について検討されていましたので、それに対してコメントさせていただきます。最後の拒絶理由通知に対する意見書提出期間に「誤記の訂正」（17条の2第4項2号）を目的とする補正をする場合、独立特許要件は不要となっている（17条の2第5項）のに対して、「誤記又は誤訳の訂正」（126条1項2号）を目的とする訂正審判を請求する場合、独立特許要件を満たす必要があり（126条5項）、同じ「誤記の訂正」であっても、審査の場面と審判の場面で独立特許要件が必要とされたりされなかったりするのはなぜか、という疑問を持たれています。これへの検討結果として、　(1)最後の拒絶理由通知に対する意見書提出期間に「誤記の訂正」（17条の2第4項2号）を目的とする補正をする場合、独立特許要件が課されない理由は、　「新たな審査を必要としない」とともに、「新たな拒絶理由が発生しない（*）」からであり、　(2)「誤記の訂正」（126条1項2号）を目的とする訂正審判を請求する場合、独立特許要件が課される理由は、　「当初明細書等に記載した事項の範囲で訂正を認めることとした」ところ、「訂正の遡及効（128条）により、審査されていない発明が特許となってしまうことを防止する（*）」ため　（*）基本書の言葉ではないので注意！　と解されておられます。私はちょっと違う考えで、この問題を捉えていました。（手元にある基本書等には直接的な記載はなく、下記は、審査基準や審判基準、青本等の記載から得られた私の理解です。）すなわち、両規定の違いは、そもそも、　審査過程における補正制限の趣旨、　訂正審判における訂正目的制限の趣旨、もう少し突っ込めば、　審査・訂正審判の各々趣旨に基づくのではないかと思います。審査の目的は最終的には、査定（49条、51条）であって、そのために特許要件が制限的に規定されています（49条各号）。したがって、審査過程における補正は、あくまでも最終的な査定へと導く途中経過に過ぎないということです。よって、原則は、特許要件は、補正のときではなく、査定時に判断すればいいということです。では、審査過程において、最後の拒絶理由通知時（17条の2第1項3号）の限定的減縮（同条4項2号）において、特許独立要件（同条5項）が課されているのは何故でしょうか。それは補正制限（17条の2第4項）の趣旨、すなわち、「制度の国際的調和、迅速、的確かつ公平な権利付与等の観点から、特許請求の範囲についての補正は第1号から第4号に限定し、補正を、既に行った審査結果を有効に活用できる範囲のものとする。」（青本）から導き出せると思います。すなわち、早期権利付与を前提とする審査促進のため、例外的に、補正を制限したものと解することができます。そのため、「既に行った審査結果を有効に活用できる範囲のもの」ということを前提に、法17条の2第4項各号をみれば、　・1号：請求項の削除なので、活用範囲内のため、制限必要なし。また、特許要件を判断する必要もなし。　・2号：発明特定事項の直列的付加等の補正がなされると、新たな公知文献等の調査・比較が必要になることとなり、審査をあらためてやり直す必要が出てしまうことから、審査促進のためには補正制限しておく必要がある。限定的減縮であれば、これまでの審査結果を活用可能。ただし、限定減縮した場合、特許として成り立たなくなる可能性があり、そのような補正は認める必要はなく、また、審査促進の見地から、本号については独立特許要件（同条5項）を課しておくことで、出願人のそのような補正手続請求の件数を抑える（牽制する）ことが可能となる。　・3号：「記載不備についての軽微な補正は、これを認めても審査・審理の対象を変更するものではなく」（審査基準）、したがって、これまでの審査結果を活用可能なため、制限する必要なし。また、審査・審理対象に変更はない、と認識していることから、この段階であらためて独立特許要件を課しておく必要はない。　・4号：「釈明」であって、特許請求の範囲（審査対象）を直接的に補正するものではないので、ここで、独立特許要件を判断する必要なし。ということから、法17条の2第4項2号の場合のみ、独立特許要件（同条5項）を課しておけばいいことになります。次に、訂正審判時の独立特許要件規定（126条5項）についてです。そもそも訂正審判の趣旨は、「本来、既に権利として成立している以上、その権利範囲を定める特許請求の範囲の訂正をみだりに認めることは、第三者に不測の不利益を与えることから、妥当ではない。ただ、特許付与後の訂正を一切認めないとすると、当該特許権の一部の瑕疵のために、特許権が無効にされてしまうこととなってしまい、特許権者にとってあまりにも酷である。したがって、第三者に不測の不利益を与えず、また、その瑕疵を取り除ける、最小限の範囲での訂正が認められている。」であると思います。すなわち、訂正審判の対象は、「特許権」なのです。なので、訂正後の特許請求の範囲の記載事項が独立特許要件を満たさない、すなわち、「特許権」とならないような訂正は認める必要がないことになります。また、上記趣旨にもあるように、瑕疵是正のために訂正しようとした、その目的が達せられていないような請求は認めるべきではないことになります。したがって、特許請求の範囲の減縮（126条1項1号）のみならず、誤記又は誤訳の訂正（同項2号）であっても、特許独立要件（126条5項）が判断されることになります。また、審判運用手続の面からみると、訂正審判においては、「審判合議体は、審判請求書及び添付した全文訂正明細書等の記載をもとに、訂正審判の請求が特許法第１２６条に規定する要件を満たしているか否かの判断を行います。この判断では、第３項乃至第５項の要件の判断に先立ち、第１項の要件を満たしているか否かが判断されます。これらの要件についての審理は、審判合議体の職権探知により行われ、訂正が目的要件に合致するものであるか、新規事項を含まないか等はもとより、独立特許要件（無効理由がないかどうか）についても職権で審理されます。」（審判運用基準）という過程をふみます。すなわち、無効理由有無については、法126条1項の要件に係る審理において判断されるということになります。その他の訂正審判上の過程において、無効理由が検討される部分はありません。したがって、法126条1項の要件に係る審理において、特許独立要件を判断しておく必要があります。（これは少々、後付的な解釈ではありますが。）以上が理由になります。私の表現が不十分な部分があり、わかりにくいかもしれませんが、要は、補正・訂正各々の趣旨にかえると、おかしな規定になっているわけではなく、合理的に規定されているということです。

  2006.02.20

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• キャノン・インクカートリッジ事件（３）

  前回の続きで、今日は「３」についてです。これで最終になります。---３ 国外販売分の控訴人製品にインクを再充填するなどして製品化された被控訴人製品について本件特許権に基づく権利行使をすることの許否(1) 物の発明に係る特許権についてア　特許権に基づく権利行使の許否我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合，特許権者は，譲受人に対しては，当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨の合意をしたときを除き，譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては，譲受人との間でその旨の合意をした上で特許製品にこれを明確に表示したときを除き，当該製品を我が国に輸入し，国内で使用，譲渡等する行為に対して特許権に基づく権利行使をすることはできないというべきである（ＢＢＳ事件最高裁判決）。本件において，国外で販売された控訴人製品については，譲受人との間で販売先又は使用地域から我が国を除外する旨の合意はされていないし，その旨が控訴人製品に明示されてもいないことは，前記第２の２(4)イのとおりである。したがって，国外で販売された控訴人製品を使用前の状態で輸入し，これを国内で使用，譲渡等する行為は，本件特許権の行使の対象となるものではない。しかしながら，(ア) 当該特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合（第１類型），又は，(イ) 当該特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合（第２類型）には，特許権者は，当該特許製品について特許権に基づく権利行使をすることが許されるものと解するのが相当である。その理由は，国外での経済取引においても，譲受人が目的物につき自由に業として使用し再譲渡等をすることができる権利を取得することを前提として，市場における取引行為が行われ，国外での取引行為により特許製品を取得した譲受人ないし転得者が，業として，これを我が国に輸入し，国内において，業として，これを使用し，又はこれを更に他者に譲渡することは，当然に予想されるところであるが，1. 上記の使用ないし再譲渡等は，特許製品がその作用効果を奏していることを前提とするものであり，年月の経過に伴う部材の摩耗や成分の劣化等により作用効果を奏しなくなった場合に譲受人ないし転得者が我が国の国内において当該製品を使用ないし再譲渡することまでをも想定しているものではなく，また，2. 特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合に譲受人ないし転得者が我が国の国内において当該製品を使用ないし再譲渡することまでをも想定しているものではないから，特許権者が留保を付さないまま特許製品を国外で譲渡したとしても，譲受人ないし転得者に対して，上記の(ア)，(イ)の場合にまで，我が国において譲渡人の有する特許権の制限を受けないで当該製品を支配する権利を黙示的に授与したと解することはできないからである。(2) 物を生産する方法の発明に係る特許権についてイ　物を生産する方法の発明の実施態様のうち，まず，当該方法により生産された物（成果物）の使用，譲渡等（特許法２条３項３号）について，検討する。物を生産する方法の発明に係る方法により生産された物（成果物）については，我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において成果物を譲渡した場合，特許権者は，譲受人に対しては，当該成果物について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨の合意をしたときを除き，譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては，譲受人との間でその旨の合意をした上で成果物にこれを明確に表示したときを除き，当該成果物を我が国に輸入し，国内で使用，譲渡等する行為に対して特許権を行使することはできないというべきである。なぜならば，この場合には，国際取引における商品の自由な流通を尊重すべきことなど，物の発明に係る特許権について判例（ＢＢＳ事件最高裁判決）の挙げる理由が，同様に当てはまるからである。本件において，国外で販売された控訴人製品については，譲受人との間で販売先又は使用地域から我が国を除外する旨の合意はされていないし，その旨が控訴人製品に明示されてもいないことは，前記(1)アのとおりである。しかしながら，(ア) 当該成果物が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合（第１類型），又は，(イ) 当該成果物中に特許発明の本質的部分に係る部材が物の構成として存在する場合において，当該部材の全部又は一部につき，第三者により加工又は交換がされたとき（第２類型）には，特許権者は，当該成果物について特許権に基づく権利行使をすることが許されるものと解するのが相当である。この点については，物の発明に係る特許権について判示した理由（前記(1)ア参照）が，同様に当てはまるものである。ウ　次に，物を生産する方法の発明の実施態様のうち，特許発明に係る方法の使用をする行為（特許法２条３項２号）について判断する。物を生産する方法の発明に係る方法により生産される物が，物の発明の対象ともされており，かつ，物を生産する方法の発明が物の発明と別個の技術的思想を含むものでない場合において，特許権者又はこれと同視し得る者が国外において譲渡した特許製品について，物の発明に係る特許権に基づく権利行使が許されないときは，物を生産する方法の発明に係る特許権に基づく権利行使も許されないと解するのが相当である。本件発明１０は，本件発明１に係る液体収納容器を生産する方法の発明であって，インクを充填して使用することを当然の前提とする液体収納容器に，公知の方法により液体を充填するというものであるから，本件発明１に新たな技術的思想を付加するものではなく，これと別個の技術的思想を含むものではないと解されるが，本件発明１に係る本件特許権に基づく権利行使が許される以上，控訴人が本件発明１０に係る本件特許権に基づく権利行使をすることは，許されるというべきである。一方，特許権者又はその許諾を受けた実施権者が，特許発明に係る方法の使用にのみ用いる物（特許法１０１条３号）又はその方法の使用に用いる物（我が国の国内において広く一般に流通しているものを除く。）であってその発明による課題の解決に不可欠なもの（同条４号）を我が国の国内において譲渡した場合においては，譲受人ないし転得者がその物を用いて当該方法の発明に係る方法の使用をする行為，及び，その物を用いて特許発明に係る方法により生産した物を使用，譲渡等する行為について，特許権者は，特許権に基づく権利行使をすることは許されないというべきであるが（前記２(2)ウ(イ)参照），特許権者又はこれと同視し得る者がこれらの物を国外において譲渡した場合において，これらの物を我が国に輸入し国内でこれらを用いて特許発明に係る方法の使用をする行為，及び，国外でこれらの物を用いて特許発明に係る方法により生産した物を我が国に輸入して国内で使用，譲渡等する行為について，特許権に基づく権利行使をすることが許されるかどうかは，判例（ＢＢＳ事件最高裁判決）とは，問題状況を異にする。すなわち，この場合には，国外での取引行為によりこれらの物を取得した譲受人ないし転得者が，国内でこれらの物を用いて特許発明に係る方法の使用をし，あるいはこれらの物を用いて生産した物を国内で使用，譲渡等することをも，特許権者が黙示的に許諾したと解することができるかどうかは，なお，検討を要する課題というべきである。しかし，本件においては，前記２(3)イ(ウ)のとおり，控訴人及び控訴人の許諾を受けた者が本件発明１０に係る方法を使用してのインクタンクの製造のための製造機器ないし原材料等を販売したということはできず，前記検討課題の前提を欠くものであるから，その結論のいかんにかかわらず，控訴人は，被控訴人に対し，本件発明１０に係る本件特許権に基づき，国外販売分の控訴人製品に由来する被控訴人製品の輸入，販売等の差止め及び廃棄を求めることができるというべきである。

  2006.02.06

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• キャノン・インクカートリッジ事件（２）

  前回の続きで、今日は「２」についてです。---２ 国内販売分の控訴人製品にインクを再充填するなどして製品化された被控訴人製品について物を生産する方法の発明（本件発明１０）に係る本件特許権に基づく権利行使をすることの許否(2) 物を生産する方法の発明に係る特許権の消尽ア 物を生産する方法の発明の実施特許法においては，物を生産する方法の発明の実施として，その方法の使用（特許法２条３項２号）と，その方法により生産した物（以下，物を生産する方法の発明に係る方法により生産された物を「成果物」という。）の使用，譲渡等（同項３号）が，規定されている。前者は，方法の発明一般について規定された実施態様であるが，後者は，物を生産する方法の発明に特有の実施態様として規定されたものである。物を生産する方法の発明に係る特許権の消尽については，上記の各実施態様ごとに分けて検討することが適切である。イ 成果物の使用，譲渡等について物を生産する方法の発明に係る方法により生産された物（成果物）については，特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国の国内においてこれを譲渡した場合には，当該成果物については特許権はその目的を達したものとして消尽し，もはや特許権者は，当該特許製品を使用し，譲渡し又は貸し渡す行為等に対し，特許権に基づく権利行使をすることができないというべきである。なぜならば，この場合には，市場における商品の自由な流通を保障すべきこと，特許権者に二重の利得の機会を与える必要がないことといった，物の発明に係る特許権が消尽する実質的な根拠として判例（ＢＢＳ事件最高裁判決）の挙げる理由が，同様に当てはまるからである。そして，(ア) 当該成果物が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合（第１類型），又は，(イ) 当該成果物中に特許発明の本質的部分に係る部材が物の構成として存在する場合において，当該部材の全部又は一部につき，第三者により加工又は交換がされたとき（第２類型）には，特許権は消尽せず，特許権者は，当該成果物について特許権に基づく権利行使をすることが許されるものと解するのが相当である。この点については，物の発明に係る特許権の消尽について前記１(1)に判示したところがそのまま当てはまるものである。ウ 方法の使用について特許法２条３項２号の規定する方法の発明の実施行為，すなわち，特許発明に係る方法の使用をする行為については，特許権者が発明の実施行為としての譲渡を行い，その目的物である製品が市場において流通するということが観念できないため，物の発明に係る特許権の消尽についての議論がそのまま当てはまるものではない。しかしながら，次の(ア)及び(イ)の場合には，特許権に基づく権利行使が許されないと解すべきである。(ア) 物を生産する方法の発明に係る方法により生産される物が，物の発明の対象ともされている場合であって，物を生産する方法の発明が物の発明と別個の技術的思想を含むものではないとき，すなわち，実質的な技術内容は同じであって，特許請求の範囲及び明細書の記載において，同一の発明を，単に物の発明と物を生産する方法の発明として併記したときは，物の発明に係る特許権が消尽するならば，物を生産する方法の発明に係る特許権に基づく権利行使も許されないと解するのが相当である。したがって，物を生産する方法の発明を実施して特許製品を生産するに当たり，その材料として，物の発明に係る特許発明の実施品の使用済み品を用いた場合において，物の発明に係る特許権が消尽するときには，物を生産する方法の発明に係る特許権に基づく権利行使も許されないこととなる。(イ) また，特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が，特許発明に係る方法の使用にのみ用いる物（特許法１０１条３号）又はその方法の使用に用いる物（我が国の国内において広く一般に流通しているものを除く。）であってその発明による課題の解決に不可欠なもの（同条４号）を譲渡した場合において，譲受人ないし転得者がその物を用いて当該方法の発明に係る方法の使用をする行為，及び，その物を用いて特許発明に係る方法により生産した物を使用，譲渡等する行為については，特許権者は，特許権に基づく差止請求権等を行使することは許されないと解するのが相当である。その理由は，1. この場合においても，譲受人は，これらの物，すなわち，専ら特許発明に係る方法により物を生産するために用いられる製造機器，その方法による物の生産に不可欠な原材料等を用いて特許発明に係る方法の使用をすることができることを前提として，特許権者からこれらの物を譲り受けるのであり，転得者も同様であるから，これらの物を用いてその方法の使用をする際に特許権者の許諾を要するということになれば，市場における商品の自由な流通が阻害されることになるし，2. 特許権者は，これらの物を譲渡する権利を事実上独占しているのであるから（特許法１０１条参照），将来の譲受人ないし転得者による特許発明に係る方法の使用に対する対価を含めてこれらの物の譲渡価額を決定することが可能であり，特許発明の公開の代償を確保する機会は保障されているからである（この場合には，特許権者は特許発明の実施品を譲渡するものではなく，また，特許権者の意思のいかんにかかわらず特許権に基づく権利行使をすることは許されないというべきであるが，このような場合を含めて，特許権の「消尽」といい，あるいは「黙示の許諾」というかどうかは，単に表現の問題にすぎない。）。したがって，物を生産する方法に係る発明においては，特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が，専ら特許発明に係る方法により物を生産するために用いられる製造機器を譲渡したり，その方法による物の生産に不可欠な原材料等を譲渡したりした場合には，譲受人ないし転得者が当該製造機器ないし原材料等を用いて特許発明に係る方法の使用をして物を生産する行為については，特許権者は特許権に基づく差止請求権等を行使することは許されず，当該製造機器ないし原材料等を用いて生産された物について特許権に基づく権利行使をすることも許されないというべきである。---ウ　結論以上によれば，控訴人は，被控訴人に対し，本件発明１０に係る本件特許権に基づき，国内販売分の控訴人製品に由来する被控訴人製品の輸入，販売等の差止め及び廃棄を求めることができる。

  2006.02.04

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• キャノン・インクカートリッジ事件（１）

  キャノン・インクカートリッジ事件の知財高裁判決の裁判所判断部分について、3回に分けて引用掲載します。主な構成は、以下となっています。---第３ 当裁判所の判断１ 国内販売分の控訴人製品にインクを再充填するなどして製品化された被控訴人製品について物の発明（本件発明１）に係る本件特許権に基づく権利行使をすることの許否(1) 物の発明に係る特許権の消尽２ 国内販売分の控訴人製品にインクを再充填するなどして製品化された被控訴人製品について物を生産する方法の発明（本件発明１０）に係る本件特許権に基づく権利行使をすることの許否(2) 物を生産する方法の発明に係る特許権の消尽３ 国外販売分の控訴人製品にインクを再充填するなどして製品化された被控訴人製品について本件特許権に基づく権利行使をすることの許否(1) 物の発明に係る特許権について(2) 物を生産する方法の発明に係る特許権について---今日から3日間、この項番ごとに引用文紹介いたします。今日は「１」についてです。なお、判決文全文は、http://www.ip.courts.go.jp/documents/pdf/g_panel/10021.pdf---------第３ 当裁判所の判断１ 国内販売分の控訴人製品にインクを再充填するなどして製品化された被控訴人製品について物の発明（本件発明１）に係る本件特許権に基づく権利行使をすることの許否(1) 物の発明に係る特許権の消尽ア　特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国の国内において当該特許発明に係る製品（以下「特許製品」という。）を譲渡した場合には，当該特許製品については特許権はその目的を達したものとして消尽し，もはや特許権者は，当該特許製品を使用し，譲渡し又は貸し渡す行為等に対し，特許権に基づく差止請求権等を行使することができないというべきである（ＢＢＳ事件最高裁判決参照）。イ　しかしながら，(ア) 当該特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合（以下「第１類型」という。），又は，(イ) 当該特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合（以下「第２類型」という。）には，特許権は消尽せず，特許権者は，当該特許製品について特許権に基づく権利行使をすることが許されるものと解するのが相当である。その理由は，第１類型については，(1) 一般の取引行為におけるのと同様，特許製品についても，譲受人が目的物につき特許権者の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡等をすることができる権利を取得することを前提として，市場における取引行為が行われるものであるが，上記の使用ないし再譲渡等は，特許製品がその作用効果を奏していることを前提とするものであり，年月の経過に伴う部材の摩耗や成分の劣化等により作用効果を奏しなくなった場合に譲受人が当該製品を使用ないし再譲渡することまでをも想定しているものではないから，その効用を終えた後に再使用又は再生利用された特許製品に特許権の効力が及ぶと解しても，市場における商品の自由な流通を阻害することにはならず，(2) 特許権者は，特許製品の譲渡に当たって，当該製品が効用を終えるまでの間の使用ないし再譲渡等に対応する限度で特許発明の公開の対価を取得しているものであるから，効用を終えた後に再使用又は再生利用された特許製品に特許権の効力が及ぶと解しても，特許権者が二重に利得を得ることにはならず，他方，効用を終えた特許製品に加工等を施したものが使用ないし再譲渡されるときには，特許製品の新たな需要の機会を奪い，特許権者を害することとなるからである。また，第２類型については，特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合には，特許発明の実施品という観点からみると，もはや譲渡に当たって特許権者が特許発明の公開の対価を取得した特許製品と同一の製品ということができないのであって，これに対して特許権の効力が及ぶと解しても，市場における商品の自由な流通が阻害されることはないし，かえって，特許権の効力が及ばないとすると，特許製品の新たな需要の機会を奪われることとなって，特許権者が害されるからである。そして，第１類型に該当するかどうかは，特許製品を基準として，当該製品が製品としての効用を終えたかどうかにより判断されるのに対し，第２類型に該当するかどうかは，特許発明を基準として，特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされたかどうかにより判断されるべきものである。したがって，特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部が損傷又は喪失したことにより製品としての効用を終えた場合に，当該部材につき加工又は交換がされたときは，第１類型にも第２類型にも該当することとなる。また，加工又は交換がされた対象が特許発明の本質的部分を構成する部材に当たらない場合には，第２類型には該当しないが，製品としての効用を終えたと認められるときは，第１類型に該当するということができる。---エ　まず，第１類型にいう特許製品が製品としての本来の耐用期間が経過してその効用を終えた場合とは，特許製品について，社会的ないし経済的な見地から決すべきものであり，(a) 当該製品の通常の用法の下において製品の部材が物理的に摩耗し，あるいはその成分が化学的に変化したなどの理由により当該製品の使用が実際に不可能となった場合がその典型であるが，(b) 物理的ないし化学的には複数回ないし長期間にわたっての使用が可能であるにもかかわらず保健衛生等の観点から使用回数ないし使用期間が限定されている製品（例えば，使い捨て注射器や服用薬など）にあっては，当該使用回数ないし使用期間を経たものは，たとえ物理的ないし化学的には当該制限を超えた回数ないし期間の使用が可能であっても，社会通念上効用を終えたものとして，第１類型に該当するというべきである。第１類型のうち，前者（上記(a)）については，特許製品につき，消耗部材（例えば，電気機器における電池やエアコンにおける集じんフィルターなど）や製品全体と比べて耐用期間の短い一部の部材（例えば，電気機器における電球や水中用機器における防水用パッキングなど）を交換し，あるいは損傷した一部の部材につき加工又は交換をしたとしても，当該製品の通常の用法の下における修理であると認められるときは，製品がその効用を終えたということはできない。これに対し，当該製品の主要な部材に大規模な加工を施し又は交換したり，あるいは部材の大部分を交換したりする行為は，上記の意義における修理の域を超えて当該製品の耐用期間を不当に伸長するものというべきであるから，当該加工又は交換がされた時点で当該製品は効用を終えたものと解するのが相当である。この場合において，当該加工又は交換が製品の通常の用法の下における修理に該当するかどうかは，当該部材が製品中において果たす機能，当該部品の耐用期間，加えられた加工の態様，程度，当該製品の機能，構造，材質，用途，使用形態，取引の実情等の事情を総合考慮して判断されるべきものである。また，主要な部材であるか，大部分の部材であるかどうかは，特許発明を基準として技術的な観点から判断するのではなく，製品自体を基準として，当該部材の占める経済的な価値の重要性や量的割合の観点から判断すべきである。そして，特許権の消尽が，特許法による発明の保護と社会公共の利益の調和との観点から認められること（ＢＢＳ事件最高裁判決参照）に照らせば，特許権者の意思によって消尽を妨げることはできないというべきであるから，特許製品において，消耗部材や耐用期間の短い部材の交換を困難とするような構成とされている（例えば，電池ケースの蓋が溶着により封緘されているなど）としても，当該構成が特許発明の目的に照らして不可避の構成であるか，又は特許製品の属する分野における同種の製品が一般的に有する構成でない限り，当該部材を交換する行為が通常の用法の下における修理に該当すると判断することは妨げられないというべきである。その点にかんがみれば，第三者による部材の加工又は交換が通常の用法の下における修理に該当するか，使用回数ないし使用期間の満了により製品が効用を終えたことになるのかは，特許製品に関する上記の事情に加えて，当該製品の属する分野における同種の製品が一般的に有する機能，構造，材質，用途，使用形態，取引の実情等をも総合考慮して判断されるべきものである。さらに，後者（上記(b)）については，使用回数ないし使用期間が一定の回数ないし期間に限定されることが，法令等において規定されているか，あるいは社会的に強固な共通認識として形成されている場合が，これに当たるものと解するのが相当である。したがって，単に特許権者等が特許製品の使用回数や使用期間を制限して製品にその旨を表示するなどしただけで，当該制限に達することにより製品がその効用を終えたことになるものではない。オ　次に，第２類型は，上記のとおり，特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされたことをいうものであるが，ここにいう本質的部分の意義については，次のように解すべきである。特許権は，従来の技術では解決することのできなかった課題を，新規かつ進歩性を備えた構成により解決することに成功した発明に対して付与されるものである（特許法２９条参照）。すなわち，特許法が保護しようとする発明の実質的価値は，従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決を実現するための，従来技術にはみられない特有の技術的思想に基づく解決手段を，具体的構成をもって公開した点にあるから，特許請求の範囲に記載された構成のうち，当該特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核を成す特徴的部分をもって，特許発明における本質的部分と理解すべきものである。特許権者の独占権は上記のような公開の代償として与えられるのであるから，特許製品につき第三者により新たに特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合には，特許権者が特許法上の独占権の対価に見合うものとして当該特許製品に付与したものはもはや残存しない状態となり，もはや特許権者が譲渡した特許製品と同一の製品ということはできない。したがって，このような場合には，特許権者は当該製品について特許権に基づく権利行使をすることが許されるというべきである。これに対して，特許請求の範囲に記載された構成に係る部材であっても，特許発明の本質的部分を構成しない部材につき加工又は交換がされたにとどまる場合には，第１類型に該当するものとして特許権が消尽しないことがあるのは格別，第２類型の観点からは，特許権者が譲渡した特許製品との同一性は失われていないものとして，特許権に基づく権利行使をすることが許されないと解すべきである。

  2006.02.01

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• 審判請求書と添付書類の方式審理と、方式違反の請求書の却下

  審判長は、審判の請求が、特許法第１３１条第１項及び第３項に規定された方式要件に違反したものである場合又は特許法第１３３条第２項の規定に該当する場合には、期間を指定して補正を命じ（特133条1項、2項）、これに応じないときは、決定をもってその請求書を却下する（特133条3項）。（例）ａ 訂正した明細書、特許請求の範囲（全文）又は図面を添付していないときｂ 請求の趣旨、請求の理由の欠如ｃ 専用実施権者、質権者又は特定の通常実施権者の承諾を欠いているとき

  2006.01.16

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• 審決に対する不服の申立て

  拒絶査定不服審判に関連して東京高裁に出訴することができる対象は、(ｲ)審決（実体審理の結果の審決のほか、特許法第１３５条に基づき不適法な審判請求を却下する旨の審決を含む）と、(ﾛ)不適式な審判請求書の却下の決定、及び(ﾊ)意匠、商標においては要旨変更に係る補正の却下の決定、の行政処分に限られる（特178条1項、意59条1項、商63条1項、68条1項）。

  2006.01.15

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• 重要最高裁判例：専用実施権が設定されている場合の特許権者の差止請求権の行使

  平成１７年０６月１７日 第二小法廷判決 平成１６（受）９９７ 特許権侵害差止請求事件最高裁判所 平成１６（受）９９７ 平成１７年０６月１７日 第二小法廷判決 棄却） 原審 東京高等裁判所 （平成１５（ネ）１２２３） 特許権者は，その特許権について専用実施権を設定したときであっても，当該特許権に基づく差止請求権を行使することができると解するのが相当である。その理由は，次のとおりである。特許権者は，特許権の侵害の停止又は予防のため差止請求権を有する（特許法１００条１項）。そして，専用実施権を設定した特許権者は，専用実施権者が特許発明の実施をする権利を専有する範囲については，業としてその特許発明の実施をする権利を失うこととされている（特許法６８条ただし書）ところ，この場合に特許権者は差止請求権をも失うかが問題となる。特許法１００条１項の文言上，専用実施権を設定した特許権者による差止請求権の行使が制限されると解すべき根拠はない。また，実質的にみても，専用実施権の設定契約において専用実施権者の売上げに基づいて実施料の額を定めるものとされているような場合には，特許権者には，実施料収入の確保という観点から，特許権の侵害を除去すべき現実的な利益があることは明らかである上，一般に，特許権の侵害を放置していると，専用実施権が何らかの理由により消滅し，特許権者が自ら特許発明を実施しようとする際に不利益を被る可能性があること等を考えると，特許権者にも差止請求権の行使を認める必要があると解される。これらのことを考えると，特許権者は，専用実施権を設定したときであっても，差止請求権を失わないものと解すべきである。

  2006.01.13

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• 審判請求時の補正についての検討

  審判請求時に限定的減縮がされた補正後の請求項の発明に、依然として拒絶理由がある場合には、補正後の請求項の発明に基づいて原査定が維持できると判断されるのではなく、補正は独立特許要件違反で補正却下され、補正前（拒絶査定時）の明細書等に基づいて、原査定を維持できるか否かの判断が行われる。審判請求時の補正が適法でないと判断された場合、審判合議体は、当該補正を却下することを前提として（拒絶査定時の明細書等に基づいて）その後の審理を行います。審理の結果、ただちに請求不成立の審決を行う場合には、補正却下の決定の結論及び理由は、審決の理由中に示される（請求認容審決の場合も同様）。審判合議体が、新たな拒絶理由について当審拒絶理由を通知するケースでは、補正却下の決定が通知された上で、拒絶理由が通知されることになる。

  2006.01.11

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• 審査前置制度（162条）の趣旨

  審査前置制度は、拒絶査定に対する審判において原査定が取り消されるものの多くが、拒絶査定後に特許請求の範囲等について補正がなされたものであるという実情に鑑み、そのような事件の処理をその拒絶査定をした審査官に再審査させることにより、審判官が処理すべき事件の件数を減らし、審判の促進を図る趣旨で導入された制度。拒絶査定をした審査官が再審査することで、その出願に対する知識を十分に活用し、新たに審判官を指定してはじめから審理し直す場合に比べ、事件を容易かつ迅速に処理することができる。

  2006.01.10

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• 分割出願又は変更出願に基づくパリ優先権主張の取扱い

  優先権主張の基礎とすることができるのはパリ条約の同盟国における最初の出願のみなので（パリ条約第4条Ｃ(2)）、分割出願又は変更出願を基礎として優先権を主張し、日本出願がされている場合には、当該分割出願又は変更出願の出願書類の全体に記載された事項のうち、原出願の出願書類の全体に記載されている事項については優先権の主張の効果は認められない。

  2006.01.07

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• 39条の規定の趣旨

  特許制度は技術的思想の創作である発明の公開に対し、その代償として特許権者に一定期間独占権を付与するものである。したがって、一発明について二以上の権利を認めるべきではない。39条はそのような重複特許を排除する趣旨から、一発明一特許の原則を明らかにするとともに、一の発明について複数の出願があったときには、最先の出願人のみが特許を受けることができることを明らかにした規定である。

  2006.01.04

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• 29条の2に係る注意点

  ・他の出願が分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願の場合には、他の出願の出願日は遡及せず、現実の出願日である。・他の出願の当初明細書等に記載された事項は、その後の補正により削除されても、29条の2の規定の適用には影響がない。

  2005.12.28

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• 29条の2の規定の趣旨

  明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されている発明は、特許請求の範囲以外に記載されていても、特許掲載公報の発行又は出願公開により一般にその内容は公表される。したがって、たとえ先願の特許掲載公報の発行又は出願公開前に出願された後願であっても、その発明が先願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明と同一である場合には、特許掲載公報の発行又は出願公開をしても新しい技術を何ら公開するものではない。このような発明に特許を付与することは、新しい発明の公表の代償として発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみて妥当ではないので、後願を拒絶すべきものとした。

  2005.12.27

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• 36条4項2号の「特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているもの」の「特許出願の時」

  ・分割出願又は変更出願　　→　もとの出願の出願の時・国内優先権の主張を伴う出願　　→　その出願（後の出願）の出願の時・パリ条約による優先権を伴う出願　　→　その出願（我が国への出願）の出願の時・国際特許出願　　→　国際特許出願の出願の時

  2005.12.26

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• ブラジャー事件と生ゴミ処理装置事件

  紀代士さんがブラジャー事件（H14. 7.17 東京地裁 平成13(ワ)13678）と生ゴミ処理装置事件（Ｈ13.06.12 第三小法廷・判決 平成9（オ）1918）の結論の違いに疑問をもたれているようなので、ここでその違いについて解説します。以下、ブラジャー事件の判決文からの引用になります。これからすると、二つの事件は事案が異なりますので、結論も異なることになります。-----そこで，平成１３年最高裁判決の事案と本件事案とを比較検討すると，以下の点において異なり，原告に本件特許権の移転登録手続請求権を認めるのは相当でない。 (ア)　第１に，平成１３年最高裁判決事案では，上告人は，自ら他の共有者と共同で特許出願をしていたのに対して，本件事案では，原告は，自ら特許出願をすることはなく，被告のみが，当初出願及び国内優先権出願をした点において相違する。 　平成１３年最高裁判決は，「本件特許権は，上告人がした本件特許出願について特許法所定の手続を経て設定の登録がされたものであって，上告人の有していた特許を受ける権利と連続性を有し，それが変形したものであると評価することができる。」と判示し，真の権利者が特許出願をしたことを前提として特許を受ける権利と特許権との間に連続性があると評価すべきであるとしている。すなわち，特許法は，特許権が特許出願に対する特許査定（又は審決）を経て設定登録されることにより発生するものと定めており，このような特許法の特許権の付与手続の構造に照らすと，平成１３年最高裁判決の事案において，自ら特許出願をした真の権利者である上告人に対して特許権の持分の移転登録手続請求を認めて権利者の救済を図ったしても，真の権利者が既に行った特許出願に対して特許がされたとみる余地があるから，特許法の登録制度の構造における整合を欠くことにはならいない。 　これに対し，原告に本件特許権の移転登録手続請求を認めることは，自ら特許出願手続を行っていない者に対して特許権を付与することを認めることとなり，特許法の制度の枠を越えて救済を図ることになって，上記の登録制度の構造に照らして許されないというべきである。 (イ)　第２に，平成１３年最高裁判決は，上告人が特許出願をした後に，被上告人が，上告人から権利の持分の譲渡を受けた旨の偽造した証書を添付して，出願人を上告人から被上告人に変更する旨の出願人変更届を特許庁長官に提出したという事案に関するものであり，同事件においては，発明が新規性，進歩性等の要件を備えていることは当事者間で争われておらず，専ら権利の帰属が争点とされていた。このような事案においては，特許権の帰属自体は必ずしも技術に関する専門的知識経験を有していなくても判断し得る事項ということができる。 　これに対して，本件は，私人間の権利変動ではなく，真の発明者が誰かという正に特許庁の専門分野に属する事項が争点とされている事案であって，平成１３年最高裁判決とその争点の性質が大きく異なる。 (ウ)　第３に，平成１３年最高裁判決は，「上告人は，本件特許権につき特許無効の審判を請求することはできるものの，特許無効の審決を経て本件発明につき改めて特許出願をしたとしても，本件特許出願につき既に出願公開がされていることを理由に特許出願が拒絶され，本件発明について上告人が特許権者となることはできない結果になるのであって，それが不当であることは明らかである」と判示し，移転登録手続請求を認める以外には，上告人に生じた不都合を是正する他の救済方法が存在しなかったことを理由の一つに挙げている。 　これに対して，上記のとおり，原告は，本件特許発明について冒認出願がされたことを知った後，遅くとも平成１１年４月までの間に自ら本件特許発明について特許出願をしていれば，被告のした当初出願又は国内優先権出願を排除することができ，本件特許発明について，自ら特許権を取得することができたものといえる。そうすると，原告には自ら本件特許発明について特許権を取得する機会があったといえる。したがって，本件においては，真の権利者であるにもかかわらず，特許権を取得する方法がないという不合理な結果が生じたということはできないから，例外的に特許権の移転登録請求を認めて真の権利者の救済を図る必要性は，極めて低いというべきである。 ウ　上記イに述べたところを総合すれば，本件は平成１３年最高裁判決とは事案を異にするということができるから，原告の上記主張は採用できない。

  2005.11.29

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• 委任省令要件（実施可能要件（36条4項1号）関連）

  ・特許法施行規則第24条の2（委任省令）特許法第三十六条第四項第一号の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。

  2005.11.16

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• 二回目以降であっても「最初の拒絶理由通知」とすべき場合

  ・一回目の拒絶理由通知をするときに審査官が指摘しなければならないものであったが、その時点では発見できなかった拒絶理由を通知する場合・一回目の拒絶理由通知において示した拒絶理由が適切でなかったために、再度拒絶理由を通知しなおす場合

  2005.11.14

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• 「最後の拒絶理由通知」とすべき主な場合

  　・明細書、特許請求の範囲又は図面について、「最初の拒絶理由通知」に対する応答時に出願人が補正をしたことによって通知することが必要になった拒絶理由・「最初の拒絶理由通知」に対する応答時の補正により追加された新たな請求項についての拒絶理由

  2005.11.13

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• 外国語書面出願制度による出願

  ・図面を除く外国語書面の翻訳文が提出されないときは、その外国語書面出願は取り下げられたものとみなす。・図面の翻訳文が提出されないときは、願書に図面が添付されていないこととして取り扱われる（後に誤訳訂正が必要となる場合がある。）・要約書の翻訳文が提出されないときは、補正命令及び手続却下の対象となる。

  2005.11.12

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• プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

  ・機能・特性等により物を特定する事項を含む場合（機能によって特定された化合物の発明、達成すべき結果によって特定された発明、特殊パラメータによって特定された発明、製造方法によって特定された発明（プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）の場合）・当業者が、出願時の技術常識を考慮して、請求項の記載から当該機能・特性等を有する具体的な物を想定できる場合（その機能・特性等を有する周知の物を示すことができる場合、その技術分野で慣用されている手段で特定されている場合等）は、発明に属する具体的な物を理解することができ、発明の範囲は明確。・具体的な物が想定できない場合であっても、その特定以外には明細書に記載された発明を適切に特定することができず、その機能・特性等を有する物と出願時の技術水準との関係も示されていれば、発明の範囲は明確と扱う。

  2005.11.11

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